T 0923/08 02-08-2011

1. Die Beschwerde ist zulässig.

2. Hauptantrag - Verfahren zur chirurgischen Behandlung

2.1 Nach Artikel 53 c) EPÜ werden Europäische Patente nicht erteilt für Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers.

In der Entscheidung G 1/07 hat die Große Beschwerde kammer die Frage, ob ein vor oder während eines chirurgischen Eingriffs durchzuführendes bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke, das einen Schritt aufweist oder umfasst, der in einem physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper besteht, gemäß Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, selbst wenn dieser Schritt per se nicht auf die Erhaltung von Leben und Gesundheit abzielt, folgender maßen beantwortet:

Ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren ist als ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers nach Artikel 53 c) EPÜ vom Patent schutz ausgeschlossen, wenn bei seiner Durch führung die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit des Körpers von Bedeutung ist und wenn es einen invasiven Schritt aufweist oder umfasst, der einen erheblichen physischen Eingriff am Körper darstellt, dessen Durch führung medizinische Fach kenntnisse erfordert und der, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt wird, mit einem erheblichen Gesundheits risiko verbunden ist (siehe erster Leitsatz der G 1/07).

2.2 Dem vorliegenden Fall liegt eine vergleichbare Situation zugrunde. Auch hier wird ein Verfahren beansprucht, das im Zusammenhang mit einem chirurgischen Eingriff durch geführt wird. Wie aus der Beschrei bung hervorgeht, ist das beanspruchte Verfahren insbesondere zum Bestimmen der Längenveränderung eines Femurs vorgesehen, wenn zum Beispiel ein beschädigter Femurkopf im Rahmen einer Hüftgelenkoperation abgeschnitten und durch ein Implantat ersetzt wird. Damit wird es ermöglicht, die Länge des operierten Femurs im Vergleich zur ursprüngli chen Länge zu ermitteln, so dass sich das wieder zusammen gesetzte Hüftgelenk möglichst nicht von einem gesunden Gelenk unterscheidet (siehe EP-A-1 911 421 = veröffentli chte Fassung der ursprünglichen Anmeldung, Absatz [0008]). Folglich ist bei der Durchführung des beanspruchten Verfahrens die Wiederherstellung der Gesundheit des menschlichen oder tierischen Körpers von Bedeutung.

Eine unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung des beanspruchten Verfahrens besteht darin, dass im Anfangszustand, d.h. vor Beginn oder am Anfang der Hüftgelenk operation ein erstes Referenzsystem bevorzugt unmittelbar und direkt mit einem Beckenknochen, zum Beispiel durch Einschrauben, verbunden wird (siehe EP-A-1 911 421, Spalte 1, Zeilen 38 bis 50). Wie auch die Beschwerdeführerin zu gestanden hat, ist es ohne ein fest mit dem Becken knochen verbundenes Referenzsystem aus geschlossen, die angestrebte Bestimmung der Längen veränderung des Femurs zu erreichen.

Das Verbinden des Referenzsystems mit dem Beckenknochen ist ein invasiver Schritt, der einen erheblichen physischen Eingriff am Körper darstellt, dessen Durch führung medizinische Fachkenntnisse erfordert und der, selbst wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgeführt wird, mit einem erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden ist. Dies wurde auch von der Beschwerdeführerin nicht bezweifelt.

Allerdings ist sie der Auffassung, dass die Verbindung des Referenzsystems mit dem Beckenknochen vor dem Beginn des beanspruchten Verfahrens erfolgt und das beanspruch te Verfahren selbst somit keinen invasiven Schritt aufweist. Im Anspruch 1 gemäß Hauptantrag werde dies durch die Formulierung hervorgehoben, wonach das erste Referenz system mit dem zweiten Objekt verbunden ist.

2.3 Ein beanspruchtes Verfahren ist jedoch bereits dann gemäß Artikel 53 c) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es einen chirurgischen Schritt umfasst (vgl. G 1/07 erster Leitsatz).

Im vorliegenden Fall ist im Anspruch 1 des Hauptantrags weder ausdrücklich angegeben, dass das darin beanspruchte Verfahren zur Bestimmung der Veränderung oder Längen veränderung eines Femurs vorgesehen ist, noch dass dazu die Befestigung des ersten Referenzsystems am Becken knochen gehört. In der Beschreibung kommt jedoch ein deutig zum Ausdruck, dass das beanspruchte Verfahren zum Bestimmen der Veränderung oder Längenveränderung eines Femurs vor gesehen ist. Eine andere Anwendung ist dort nicht angegeben. Außerdem geht daraus ebenso eindeutig hervor, dass die Befestigung des ersten Referenz systems am Beckenknochen für das beanspruchte Verfahren unverzicht bar ist und ein wesentliches Merkmal dieses Verfahrens darstellt, weil es zur Lösung der dem beanspruchten Verfahren unterliegenden Aufgabe erforderlich ist.

Das in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Verfahren geht von einem bekannten Verfahren zum Bestimmen der Veränderung oder Längenveränderung eines Femurs aus, bei dem ein Referenzsystem (Referenzstern) sowohl unmittelbar am Beckenknochen, als auch un mittelbar am Femur, zum Beispiel durch Einschrauben in den jeweiligen Knochen, befestigt wird (EP-A-1 911 421, Absatz [0003]).

Nach Absatz [0004] ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren vorzuschlagen, welches eine einfachere Messung der Veränderung, insbesondere der Längenveränderung eines Gelenkteils (Femurs) ermöglicht.

Folglich muss ein zur Lösung dieser Aufgabe in einem Patentanspruch vorgeschlagenes Verfahren sämtliche Merkmale bzw. Verfahrensschritte enthalten, die unabdingbar sind um eine vereinfachte Bestimmung einer derartigen Veränderung zu ermöglichen. Eine Voraus setzung dafür ist es, dass ein erstes Referenz system fest mit dem zweiten Objekt (Becken knochen) verbunden, ein zweites Referenzsystem mittelbar mit dem ersten Objekt (Femur) verbunden und eine Referenzmarke am zweiten Objekt (Femur) festgelegt wird. Wie bereits oben dargelegt wurde (siehe 2.2, zweiter Absatz), ist ohne diese Maßnahmen eine Bestimmung der Veränderung oder Längen veränderung des ersten Objekts (Femur) mit dem beanspruchten Verfahren nicht möglich.

Gemäß Spalte 2, Zeilen 7 bis 11 der EP-A-1 911 421, ist es (im Unterschied zum weiter oben genannten nächst liegenden Stand der Technik) erfindungs gemäß nicht erforderlich ein zweites Referenzsystem unmittelbar am Femur zu befestigen, so dass auf einen chirurgischen Eingriff an dieser Stelle verzichtet werden kann. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass auf die unmittelbare Befestigung des ersten Referenzsystems am Beckenknochen jedoch nicht verzichtet werden kann.

Das Verbinden des ersten Referenzsystems mit dem zweiten Objekt (Beckenknochen) ist daher ein unverzichtbarer Schritt des erfindungsgemäßen Verfahrens, der von dem in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchten Verfahren umfasst ist, auch wenn er im Anspruch nicht erwähnt wird (von der Prüfungsabteilung als "implizit" im Anspruch enthaltener Schritt bezeichnet).

2.4 Wenn ein solcher Schritt nicht vom Anspruch umfasst ist, liegt ein Verstoß gegen Artikel 84 EPÜ (1973) vor. Artikel 84 EPÜ (1973) in Verbindung mit Regel 29 EPÜ (1973) verlangt nämlich, dass ein Anspruch alle wesentlichen Merkmale angibt, die zur Definition der Erfindung notwendig sind.

Dieses Erfordernis wird auch in der Entscheidung G1/07 bestätigt. Danach hängt die Feststellung, ob ein von der Patentierbarkeit ausgeschlossener Verfahrensschritt aus einem Anspruch ausgeklammert werden darf, sei es durch Weglassen oder durch eine Formulierung, wonach dieser Schritt außerhalb des beanspruchten Verfahrens aus geführt wird, davon ab, ob die Erfindung auch ohne diesen Schritt durch die übrigen Anspruchsmerkmale vollständig und umfassend definiert wird (siehe Entschei dungs gründe Ziffern 4.2.2 und 3.3.1).

Wie bereits dargelegt wurde, ist im vorliegenden Fall die Befestigung des ersten Referenzsystems am zweiten Objekt (Beckenknochen) als unverzichtbares und somit wesentliches Merkmal des beanspruchten Verfahrens anzusehen, ohne das die Erfindung nicht vollständig und umfassend definiert wird.

2.5 Deshalb ist das Verfahren nach Anspruch 1 gemäß Artikel 53 c) EPÜ nicht patentierbar, so dass der Hauptantrag der Beschwerde führerin zurückzuweisen ist.

2.6 In der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Entscheidung T 836/08 war Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Ermitteln der Position des distalen Endes eines Knochenführungsdrahtes mit einem medizintechnischen, optischen Tracking- und Navigationssystem gerichtet. Dies geschah - ähnlich wie im vorliegenden Fall - mit Hilfe von Referenzvorrichtungen, die sich einerseits am proximalen Drahtende sowie andererseits am Knochen befinden. In jener Entscheidung hat die Kammer allerdings die Bewertung der dabei notwendig voraus zu setzenden Verfahrensschritte anders vorgenommen und ist deshalb zum Ergebnis gelangt, dass die Ansprüche 1 bis 3 lediglich die Arbeitsweise eines technischen Geräts definieren, und es sich deshalb um ein optisches und nicht um ein chirurgisches Verfahren handelt (siehe T 836/08 Ziffer 3 der Entscheidungsgründe). Es mag sein, dass die unterschiedliche Bewertung unter anderem daran liegt, dass die Kammer vorliegend auch der Wahl der Anspruchs kategorie ein anderes Gewicht beigemessen hat als die Kammer in jener Entscheidung. Dies zeigt jedoch, dass sich jede einzelne Entscheidung letzten Endes in Bewertungsspielräumen bewegt, auf deren identische Ausfüllung kein Anspruch bestehen kann. Solche bei der Entscheidungsarbeit notwendigen Bewertungsspielräume sind nur dann verletzt, wenn Grundsätze der Logik oder wesentliche Tatsachengrundlagen missachtet oder sonst ein Verstoß gegen Denkgesetze zugrunde gelegen hat. Dies ist hier nicht ersichtlich und wird auch von der Beschwerdeführerin nicht geltend gemacht.

3. Hilfsantrag

3.1 Der einzige Anspruch des während der mündlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags ist auf eine Vorrichtung zum Bestimmen der Längenveränderung eines Femurs gerichtet.

Die Änderungen beruhen auf dem in der Beschreibung offenbarten Ausführungsbeispiel, bei dem die Vorrichtung an einem Femur und einem Beckenknochen eingesetzt wird, und genügen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPÜ.

Da der Anspruchswortlaut klar ist und alle wesentlichen Merkmale der Erfindung beinhaltet, erfüllt er auch die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ (1973).

3.2 D1 offenbart im Gegensatz zum einzigen Anspruch des Hilfsantrags (siehe 3.1) eine Vorrichtung, mit der die Lage eines Femurs in Bezug auf einen Beckenknochen und dadurch die Länge des gesamten Beines bestimmt werden kann. Deshalb besteht die Vorrichtung unter anderem aus einem ersten Referenz system (31), das unmittelbar und fest am Becken knochen befestigbar ist (über die Schraube 62), einem zweiten Referenzsystem (79), das mit einem Band (72) am Femur anbringbar ist, und einem Zeiger instrument oder Pointer (50), mit dem die Position mindestens eines charakteri stischen Punktes am Becken knochen erfasst werden kann und einem Navigations system (26), mit dem die Positionen des ersten Referenz systems (31), des zweiten Referenzsystem (79) und des Pointers (50) erfasst werden können.

Die Vorrichtung gemäß D1 ist jedoch weder dafür konzipiert noch geeignet, die Längenveränderung eines Femurs zu bestimmen. Vielmehr ist sie dafür vorgesehen, die Länge des gesamten Beines, bei einem chirurgischen Eingriff zu bestimmen, bei dem der Becken knochen be arbeitet wird. Nach D1 soll der Femur möglichst un beeinträch tigt bleiben. Deswegen ist in der Vor richtung nach D1 die Befestigungsvorrichtung des Referenzsystems am Femur dafür ausgelegt, die äußerste Knochen schicht nicht zu beschädigen (siehe [0047]) und das Navigations system ist nicht dafür vorgesehen und auch nicht geeignet, die Längenveränderung des Femurs zu bestimmen.

Außerdem ist die Befestigungsvorrichtung des Referenz systems am Femurkopf gemäß D1 nicht geeignet, an der den Femur umgebenden Beinhaut befestigt zu werden.

Folglich ist die beanspruchte Vorrichtung gegenüber der aus D1 bekannten Vorrichtung neu und kann von ihr auch nicht nahegelegt sein.

3.3 D2 und D3 offenbaren Vorrichtungen zum Bestimmen der Länge eines Femurs bzw. eines Beines, bei denen die Referenzsysteme mit Dornen oder Stiften fest am Femur angebracht werden (siehe D2 Spalte 10, Zeilen 48 bis 52 und Figur 5; D3: Spalte 4, Zeilen 14 bis 16). Folglich offenbaren sie weder eine Vorrichtung, bei der ein Referenz system mit einem Band um die Haut herum befestigbar ist, noch können sie sie nahelegen.

Folglich beruht der Gegenstand des einzigen Anspruchs des Hilfsantrags auch auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber der in diesen Entgegenhaltungen offenbarten Vorrichtungen.

4. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, befasst die Beschwerdekammer bei der ein Verfahren anhängig ist, von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten die Grosse Beschwerdekammer, wenn sie hierzu eine Entscheidung für erforderlich hält (Artikel 112 Absatz 1 a EPÜ (1973).

4.1 Wie unter Punkt 2.6 dargelegt beruht die Entscheidung T 836/08 darauf, dass jene Kammer die Bewertung der bei dem dort beanspruchten Verfahren notwendig vorauszu setzenden Verfahrensschritte anders vorgenommen hat und deshalb zu einem für die mit dem vorliegenden Fall identische Anmelderin positiven Ergebnis gekommen ist. Grund hierfür war indessen die unterschiedliche Ausfüllung des - jedem Spruchkörper bei seiner Ent scheidung zustehenden - Spielraums in der technischen Bewertung von Anspruchsmerkmalen und nicht die ab wei chende Anwendung von in der Rechtsprechung hierzu entwickelten allgemeinen Entscheidungsparametern. Dies folgt schon daraus, dass auch in jener Entscheidung die Grundsätze der G 1/07 angewandt worden sind.

4.2 Mit der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Frage, stellt sich auch keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung. Denn die Frage, ob jegliche Verfahren, die vor der Durchführung des Verfahrens einen chirurgischen Eingriff zum Erreichen des Verfahrensziels voraussetzen, nach Artikel 53 c) EPÜ verboten sind, ist derart weit und unbestimmt gefasst, dass ihre Beantwortung nicht erforderlich ist, um eine Entscheidung der Kammer über die vorliegende Beschwerde zu ermöglichen (vgl. Recht sprechung der Beschwerdekammern 6. Auflage, Kapitel VII. E. 14.2). Insbesondere die Wendungen "jegliche Verfahren" und "zum Erreichen des Verfahrensziels voraussetzen" sind zu unbestimmt, als dass eine solche Frage sinnvoll beantwortet werden könnte und damit übergeordnete Grundsätze als Parameter für Einzel entscheidungen entwickelt werden könnten.