T 0190/05 23-07-2008

1. Diese Entscheidung ergeht nachdem die revidierte Fassung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ 2000) am 13. Dezember 2007 in Kraft getreten ist. Da das Streitpatent zu diesem Zeitpunkt bereits erteilt war, finden die Übergangsbestimmungen nach Artikel 7(1), Satz 2, der Akte zur Revision des EPÜ vom 29. November 2000 und die Entscheidungen des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 (Sonderausgabe Nr. 1, ABl. EPA 2007, 197) und 7. Dezember 2006 (Sonderausgabe Nr. 1, ABl. EPA 2007, 89) vorliegend Anwendung. Nachfolgend zitierte Artikel und Regeln ohne Zusatz beziehen sich auf die revidierte Fassung. Vorschriften mit dem Zusatz "1973" sind die der bis zu dem genannten Zeitpunkt geltenden Fassung des Europäischen Patentübereinkommens.

2. Die Beschwerden sind zulässig.

3. Angesichts des Vorbringens der Parteien und der Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung kommt es vorliegend entscheidend darauf an, ob die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPÜ 1973 gehört.

4. Die Beschwerdeführerin I vertritt unter Verweis auf die Entscheidung T 182/89 (a.a.O.) die Auffassung, dass die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung als unzulässig zurückzuweisen sei, da sie nach der Entscheidung G 1/95 (a.a.O.) als ein eigenständiger Einspruchsgrund zu betrachten sei, der als solcher innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist nicht substantiiert vorgetragen worden sei. Auf jeden Fall sei die offenkundige Vorbenutzung verspätet vorgebracht worden und nicht relevant, und daher nicht zu berücksichtigen.

5. Diese Auffassung kann die Kammer aus folgenden Gründen nicht teilen:

5.1 Die Einspruchsgründe sind in Artikel 100 EPÜ 1973 abschließend genannt und bilden die Rechtsgrundlage für einen Einspruch. Zu jedem in Artikel 100 EPÜ 1973 genannten "Einspruchsgrund" gibt es ein entsprechendes Erfordernis in einem anderen Artikel des EPÜ, das im Erteilungsverfahren erfüllt werden muss (siehe G 1/95 a.a.O., Nr. 4.1 der Entscheidungsgründe).

Die Große Beschwerdekammer hat weiter ausgeführt (G 1/95, a.a.O., Nr. 4.3 -4.5 der Entscheidungsgründe, wobei sich die Ausführungen auf die zum Zeitpunkt der Entscheidung geltende Fassung des Europäischen Patentübereinkommens 1973 beziehen):

"Artikel 100 a) EPÜ bezieht sich - ganz abgesehen von der allgemeinen Definition patentfähiger Erfindungen nach Artikel 52 (1) EPÜ und den Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 EPÜ - auf eine Reihe von Definitionen, die in den Artikeln 52 (2) bis (4) und 54 bis 57 EPÜ zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit" aufgestellt werden und in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe im Sinne gesonderter rechtlicher Einwände oder Rechtsgrundlagen für einen Einspruch verkörpern. All diese Artikel (d. h. Art. 52 bis 57 EPÜ) stellen daher im Sinne des Artikels 100 a) EPÜ nicht einen (einzigen) Einwand gegen die Aufrechterhaltung des Patents, sondern vielmehr eine Sammlung verschiedener Einwände dar, die zum Teil überhaupt nichts miteinander zu tun haben (wie z. B. Artikel 53 und die Artikel 52 (1) und 54 EPÜ), zum Teil aber auch enger miteinander verwandt sind (wie z. B. die Artikel 52 (1) und 54 und die Artikel 52 (1) und 56 EPÜ).

... Nach Regel 55 c) EPÜ gehört zur Einspruchsschrift eine Erklärung darüber, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Einspruchsgründe (d. h. auf welche vorstehend genannten rechtlichen Gründe) der Einspruch gestützt wird, sowie die Angabe der zur Begründung, d. h. Substantiierung, vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel. Im Wortlaut des Buchstabens c wird eindeutig unterschieden zwischen den Einspruchsgründen, mit denen - wie in Artikel 100 a) EPÜ - die rechtlichen Gründe oder Rechtsgrundlagen gemeint sind, und der Substantiierung."

Die Kammer schließt aus diesen Ausführungen der Großen Beschwerdekammer, dass unter dem Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach Artikel 100 a) EPÜ 1973 mehrere selbständige Einspruchsgründe zusammengefasst sind, die sich alle auf die in den Artikeln 52 - 57 EPÜ aufgeführten Patentierungsvoraussetzungen beziehen und Einwände gegen die Aufrechterhaltung des Patents darstellen. Ein erfolgreich geltend gemachter Einspruchsgrund führt daher zum Widerruf eines schon erteilten Patents. Demzufolge sind Einspruchsgründe nach Artikel 100 a) EPÜ 1973, auf die ein Einspruch gestützt werden kann, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig (Artikel 52(1), (2) EPÜ), nicht neu (Artikel 52(1) EPÜ und 54 EPÜ 1973), nicht erfinderisch (Artikel 52(1) EPÜ und 56 EPÜ 1973), nicht gewerblich anwendbar (Artikel 52(1), (4) EPÜ und 57 EPÜ 1973) oder von der Patentierung ausgenommen (Artikel 53 EPÜ) sei.

Die Geltendmachung eines Stands der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ 1973 stellt hingegen für sich gesehen keinen Einspruchsgrund dar. Das Vorliegen eines Stands der Technik ist zwar von Bedeutung für die Prüfung der Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit oder der mangelnden erfinderischen Tätigkeit, bewirkt aber nicht den Widerruf eines erteilten Patents. Dies gilt auch

für die Geltendmachung einer offenkundigen Vorbenutzung, die ebenso den in Artikel 54 (2) EPÜ 1973 definierten Stand der Technik bilden kann, wie jede andere schriftliche oder mündliche Beschreibung.

Aus diesen Gründen stellt nach Auffassung der Kammer eine geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung in Anwendung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer G 1/95 (a.a.O.) keinen Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPÜ 1973 dar. Vielmehr handelt es sich dabei um Tatsachen, die zur Begründung eines Einspruchsgrunds angegeben werden.

Die Kammer sieht keine Veranlassung, von ihrer Auffassung im Hinblick auf das von der Beschwerdeführerin II zitierte Kapitel VII.C.8.6 mit der Überschrift " Vorbenutzung als Einspruchsgrund" in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 4. Auflage 2001, abzuweichen.

5.2 Im vorliegenden Fall ist der Einspruch auf die Einspruchsgründe der mangelnden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gestützt. Zur Begründung dieser Einspruchsgründe wurden druckschriftlicher Stand der Technik angegeben und eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht.

5.2.1 Wenn eine Vorbenutzung geltend gemacht wird, müssen konkrete Umstände angegeben werden, was, wann, wo und wie benutzt worden ist (vgl. u.a. T 328/87, ABl. EPA 1992, 701; T 538/89, nicht im ABl. EPA veröffentlicht; T 541/92, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

5.2.2 Vorliegend sind bereits in der Einspruchsschrift nach Ansicht der Kammer die konkreten Merkmale des angeblich vorbenutzten Gegenstands angegeben worden. Es wurde behauptet, dass

- ein Fahrzeug mit einer Informationseinrichtung zur Anzeige von Verkehrszeichen der Öffentlichkeit vorgeführt worden sei,

- die Informationsanzeige eine Kamera und eine Steuer/Auswerteeinheit zur Bilderkennung umfasst habe, mittels welcher Ausschnitte eines Bildes direkt dem Fahrer angezeigt worden seien, wobei dieser Ausschnitt nach einer Auswertung durch die Steuer/Auswerteeinheit ein Verkehrszeichen enthalten habe und

- die Darstellung der Anzeige im Wesentlichen der Abbildung in D4 gezeigten entsprochen habe.

Darüber hinaus wurde hinsichtlich des Gegenstands der behaupteten Vorbenutzung und seiner Neuheitsschädlichkeit auf die in der Einspruchsschrift enthaltenen Ausführungen zu D4 verwiesen.

5.2.3 Sowohl der Zeitpunkt (18.- 20. Oktober 1994) und der Ort (Paris) der angeblichen Vorbenutzung waren in der Einspruchsschrift angegeben worden, als auch die Umstände der Benutzung. Die Benutzung soll im Rahmen der Abschlusspräsentation "Prometheus" stattgefunden haben, wobei das Informationssystem der Öffentlichkeit von der Beschwerdeführerin I erläutert und vorgestellt worden sei.

5.2.4 Zum Beweis wurde mit der Einspruchsschrift eine Kopie des Veranstaltungsprogramms (D6) eingereicht und Zeugenbeweis angeboten. Name und Ladungsanschrift des Zeugen sollten nachgereicht werden.

5.2.5 Nach Ansicht der Kammer ist damit die offenkundige Vorbenutzung bereits in der Einspruchsschrift substantiiert vorgetragen worden. Es wurde ein schriftliches Beweismittel eingereicht und Zeugenbeweis angeboten. Hat ein Beteiligter wie im vorliegenden Fall die Vernehmung von Zeugen beantragt und diese nicht gleichzeitig benannt, so wird er in der Entscheidung über eine Beweisaufnahme unter Fristsetzung aufgefordert, Name und Anschrift der Zeugen anzugeben, die er vernehmen lassen möchte (siehe Regel 72 (1), Satz 2 des zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung geltenden EPÜ 1973 und Regel 117, Satz 2 EPÜ). Selbstverständlich kann, wie das auch im vorliegenden Fall geschehen ist, diese Aufforderung bereits vor Erlass der Entscheidung über eine Beweisaufnahme erfolgen. Ob die eingereichten bzw. angebotenen Beweismittel die Behauptungen tatsächlich beweisen, ist nicht eine Frage der erforderlichen Substantiierung (T 543/95, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

5.3 Die Vorbenutzung ist somit nicht als verspätet vorgebracht anzusehen, so dass im vorliegenden Fall kein Ermessen gemäß Artikel 114 (2) EPÜ 1973 besteht, diese behauptete Vorbenutzung nicht zu berücksichtigen.

6. Die Beschwerdeführerin II hat bereits in ihrer Stellungnahme zum Einspruch die behauptete Vorbenutzung bestritten. Sie bestreitet insbesondere das Vorhandensein aller behaupteten technischen Merkmale des angeblich vorbenutzten Gegenstands und deren öffentliche Zugänglichmachung. Sie zweifelt auch an der Glaubwürdigkeit des angebotenen Zeugen und macht Unstimmigkeiten zwischen dem Tatsachenvortrag der Beschwerdeführerin I und dem Inhalt der eidesstattlichen Erklärung, sowie in der eidesstattlichen Erklärung selbst geltend.

7. Die Einspruchsabteilung forderte die Einsprechende mit ihrem Ladungsbescheid vom 5. April 2004 auf, den bereits in der Einspruchsschrift angebotenen Zeugen zu benennen oder ein geeignetes Beweismittel, wie z.B. eine eidesstattliche Erklärung vorzulegen. Allein auf der Grundlage der daraufhin eingereichten eidesstattlichen Erklärung des Herrn Janssen hat die Einspruchsabteilung die behauptete offenkundige Vorbenutzung als gegeben und den Gegenstand des Anspruchs 1 wie erteilt als neuheitsschädlich getroffen angesehen. Sie hat zu den Punkten der Glaubwürdigkeit des Zeugen und der von der Patentinhaberin erwähnten Unstimmigkeiten nicht Stellung genommen. Vielmehr scheint sie die eidesstattliche Erklärung des Herrn Janssen als Stand der Technik und nicht nur als Beweismittel für die offenkundige Vorbenutzung betrachtet zu haben. Die Vernehmung des angebotenen Zeugen hielt sie für nicht erforderlich.

8. Diese Vorgehensweise der Einspruchsabteilung steht nicht im Einklang mit den von der Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen.

8.1 Im Verfahren vor dem EPA gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (G 3/97, ABl. EPA 1999, 245, Nr. 5 der Entscheidungsgründe). Freie Beweiswürdigung bedeutet, dass es keine formelle Beweisregeln gibt, nach denen bestimmte Beweismitteln eine bestimmte Überzeugungskraft beigemessen oder abgesprochen wird, und nicht, dass das zuständige Organ des EPA unter den angebotenen das Beweismittel auswählen kann, das es für die Wahrheitsfindung als ausreichend erachtet (vgl. T 474/04, ABl. EPA 2006, 129, Nr. 8 der Entscheidungsgründe.

Der Beweiswert schriftlicher Erklärungen von potentiellen Zeugen oder Beteiligten ist typischerweise geringer als der Beweiswert einer mündlichen Vernehmung durch das zur Entscheidung berufene Organ (siehe T 474/04, a.a.O., Nr. 6 der Entscheidungsgründe, und T 329/02, nicht im ABl. EPA veröffentlicht, Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe). Es ist keine korrekte Verfahrensweise, wenn die Einspruchsabteilung in einer strittigen und für den Rechtsbestand des angegriffenen Patents hochrelevanten Frage auf das Beweisangebot einer mündlichen Vernehmung eines Zeugen nicht eingeht, sondern schriftliche Erklärungen einfordert und den typischerweise minderen Beweiswert dieser Erklärungen akzeptiert, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor, die eine solche Verfahrensweise im Ausnahmefall rechtfertigen (vgl. T 329/02, a.a.O., Nr. 2.5 der Entscheidungsgründe).

Wenn Behauptungen in einer eidesstattlichen Erklärung bestritten werden, so muss einem Antrag auf Vernehmung des Zeugen in der Regel stattgegeben werden, bevor diese Behauptungen als Grundlage für eine Entscheidung zu Ungunsten der die Behauptungen bestreitenden Partei dienen können (siehe auch T 474/04, a.a.O.).

Nur so können nämlich die nach der Bewertung der schriftlich eingereichten Beweismittel noch bestehenden Zweifel entweder ausgeräumt oder bestätigt werden. In der Tat kann bei einer Zeugenvernehmung die Glaubwürdigkeit der Aussage unter verschiedenen Aspekten geprüft werden. Wie in der Entscheidung T 474/04 (a.a.O., Nr. 8 der Entscheidungsgründe) dargelegt, kann es dabei "u. a. um das Gedächtnis des Zeugen gehen oder darum, ob seine Aussage auf eigenen Beobachtungen, auf Schlussfolgerungen oder auf Auskünften Dritter beruht, ob der Zeuge überhaupt beobachten konnte, was er beobachtet haben will. Es kann auch um den Zeugen selbst bzw. um Anhaltspunkte dafür gehen, dass er die Wahrheit sagt oder dass seine Aussage im Gegenteil auf einem Wahrnehmungs- oder Gedächtnisfehler beruht. Somit ist das Angebot, den Verfasser einer Erklärung als Zeugen aussagen zu lassen, ein relevantes und angemessenes Angebot eines Beweismittels, das den Inhalt der eidesstattlichen Erklärung möglicherweise widerlegt."

8.2 Den vorgenannten, von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen wurde auch in den Richtlinien für die Prüfung im EPA (sowohl in der zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung geltenden Fassung von Juli 1999, als auch in der Fassung von Dezember 2007), in Teil E, Kapitel IV, 1.2 Rechnung getragen, wo es heißt:

"Eine solche [schriftliche] Erklärung [unter Eid] geht nicht über ihren wörtlichen Inhalt hinaus und erlaubt der Einspruchsabteilung keine Beurteilung der Faktoren, die damit zusammenhängen oder dazu den Hintergrund bilden. Werden die Tatsachenbehauptungen von der Gegenseite bestritten, so legt die Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung in der Regel eine solche Erklärung nicht zu Grunde, sondern lädt die Person, die die Erklärung abgibt, als Zeugen, wenn der Beteiligte dies anbietet. Bei der folgenden Zeugenvernehmung können die Einspruchsabteilung und die Beteiligten dem Zeugen Fragen stellen, und so kann die Einspruchsabteilung den Sachverhalt auf der Grundlage der Aussage dieser Person ermitteln. Wird diese Person nicht als Zeuge angeboten, so berücksichtigt die Einspruchsabteilung diese Beweismittel nicht weiter."

8.3 Im vorliegenden Fall hätte daher die Einspruchsabteilung, wenn ihrer Ansicht nach die behauptete offenkundige Vorbenutzung relevant war, d.h. wenn die Vorbenutzung als Stand der Technik - unterstellt die Behauptungen dazu wären bewiesen worden - der Aufrechterhaltung des Streitpatents hätte entgegenstehen können, wie folgt vorgehen müssen:

Sie hätte die Einsprechende auffordern müssen, Namen und Anschrift des angebotenen Zeugen anzugeben, ohne als gleichwertige Alternative weitere Beweismittel, wie eine eidesstattliche Erklärung, anzufordern.

Nachdem die Einspruchsabteilung in Reaktion auf ihren Ladungsbescheid den Namen und die Adresse des in der Einspruchsschrift angebotenen Zeugen erhalten hatte, hätte sie eine Entscheidung über eine Beweisaufnahme erlassen und den Zeugen laden müssen. Die Tatsache, dass die Ladungsfrist für Zeugen von mindestens 2 Monaten (Regel 72 (2), Satz 1 des damals geltenden EPÜ 1973) im Hinblick auf die bereits anberaumte mündliche Verhandlung nicht hätte eingehalten werden können, spricht nach Ansicht der Kammer nicht für einen Ausnahmefall, der es gerechtfertigt hätte, den angebotenen Zeugen nicht zu laden. Möglicherweise hätte sich der Zeuge mit einer kürzeren Ladungsfrist einverstanden erklärt (Regel 72 (1), Satz 2 des zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung geltenden EPÜ 1973) oder er wäre zur mündlichen Verhandlung erschienen, wofür es durchaus Anhaltspunkte gab, da die Einsprechende sich vorbehalten hatte, "Herrn Jansen als Zeugen bei der Einspruchsverhandlung aufzubieten". Wenn beides nicht eingetreten wäre, dann hätte eine weitere mündliche Verhandlung anberaumt werden müssen. Die mündliche Verhandlung hätte natürlich auch von Anfang an verschoben werden können. Andere Umstände, die die Vorgehensweise der Einspruchsabteilung ausnahmsweise rechtfertigen, sind für die Kammer nicht ersichtlich.

8.4 Auf jeden Fall hätte die Einspruchsabteilung nicht auf der alleinigen Grundlage der eidesstattlichen Erklärung die behauptete Vorbenutzung als für das erteilte Patent neuheitsschädlichen Stand der Technik betrachten dürfen, da die Patentinhaberin sowohl die Behauptungen der Einsprechenden als auch die in der eidesstattlichen Erklärung enthaltenen Behauptungen ausdrücklich bestritten hat. Im Übrigen stellt die eidesstattliche Erklärung selbst ein Beweismittel und keinen Stand der Technik dar.

9. Hinsichtlich der Begründung der erstinstanzlichen Entscheidung möchte die Kammer unter Berücksichtigung des vorliegenden Sachverhalts anmerken, dass die Einspruchsabteilung gemäß Regel 68 (2) des zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung geltenden EPÜ 1973 hätte genauer darlegen müssen, aus welchen Gründen sie die behauptete Vorbenutzung für substantiiert und die eidesstattliche Erklärung für einen ausreichenden Beweis hielt. Weder der Ladungsbescheid, noch die Kurzmitteilung oder die Niederschrift über die mündliche Verhandlung können eine ausreichende Entscheidungsbegründung ersetzen.

10. Im vorliegenden Fall bestreitet die Beschwerdeführerin II nach wie vor die behauptete offenkundige Vorbenutzung. Die Kammer hält die geltend gemachte Vorbenutzung für relevant, d.h., wenn sie bewiesen ist, könnte sie der Aufrechterhaltung des Streitpatents entgegenstehen. Gemäß dem Tatsachenvortrag der Beschwerdeführerin I und dem Absatz 3 der in den Tatsachenvortrag miteinbezogenen eidesstattlichen Erklärung ist zu entnehmen, dass angeblich die ROI, die als Ausschnitte des ursprünglichen Kamerabildes dargestellt werden, als Zwischenresultat auf einem Bildschirm angezeigt wurden, und angeblich darauf hingewiesen wurde, dass die Zusatzschilder direkt angezeigt werden müssen. Sollten diese Behauptungen bewiesen werden, dann wäre die behauptete offenkundige Vorbenutzung für die Beurteilung der Neuheit bzw. der erfinderischen Tätigkeit besonders relevant.

Wie oben dargelegt ist die eidesstattliche Erklärung vorliegend kein geeignetes Beweismittel, insbesondere für die behaupteten technischen Merkmale. Daher ist eine Vernehmung des angebotenen Zeugen, Herrn Janssen, gemäß Artikel 117 EPÜ und Regel 117 ff. EPÜ notwendig. An dieser Stelle möchte die Kammer darauf hinweisen, dass die Glaubwürdigkeit des angebotenen Zeugen nicht deswegen in Zweifel gezogen werden kann, weil er zum Zeitpunkt der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung Mitarbeiter der Beschwerdeführerin I und damit wirtschaftlich mit ihr verbunden war (vgl. T 482/89, ABl. EPA 1992, 646; T 363/90, nicht im ABl. EPA veröffentlicht). Der Beweiswert einer Zeugenaussage hängt vielmehr von den Umständen des Einzelfalles ab (siehe T 937/93, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

11. Da eine Vernehmung des angebotenen Zeugen durch die Einspruchsabteilung nicht erfolgt ist und das Ergebnis einer von der Einspruchsabteilung durchgeführten Beweisaufnahme, gegebenenfalls unter Miteinbeziehung der schriftlichen Beweismittel D6, D12 - D14, zu einer anderen, von der Einspruchsabteilung noch nicht bewerteten und möglicherweise weitere Überprüfungen benötigenden Sachlage in Bezug auf die Beurteilung der Neuheit bzw. der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstandes führen könnte, ist es angebracht, auch zur Vermeidung des Verlustes einer Instanz, die Angelegenheit gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die Einspruchsabteilung zur weiteren Entscheidung zurückzuverweisen.