T 0381/87 (Veröffentlichung) 10-11-1988

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Hauptantrag

2. In der vorliegenden Beschwerde ist vor allem darüber zu entscheiden, ob das Dokument A vor dem 27. November 1981 im Sinne des Artikels 54 (1) EPU "zum Stand der Technik" gehörte. Den "Stand der Technik" bildet nach der Definition in Artikel 54 (2) EPU "alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung ... zugänglich gemacht worden ist." Die Frage lautet deshalb, ob das Dokument A als schriftliche Beschreibung vor dem 27. November 1981 "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist".

3. Nach dem hier vorliegenden Beweismaterial gibt es vier mögliche Wege, auf denen das Dokument A vor dem 27. November 1981 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sein könnte:

1) Der Artikel, der Gegenstand des Dokuments A ist, ist der Royal Society of Chemistry zur Veröffentlichung in einer der von ihr herausgegebenen Zeitschriften zugesandt worden und dort am 12. August 1981 eingegangen. Diese Möglichkeit wurde von der Prüfungsabteilung in ihren Bescheiden vom 10. Juli 1985 und 3. April 1986 angesprochen, aber nicht geklärt.

2) Das Dokument A ist am 25. November 1981 als gewöhnliche Postsendung von der Royal Society an ihre Abonnenten verschickt worden. Wie unter Nummer IV angegeben, ist die Prüfungsabteilung aus diesem Grund zu der Auffassung gelangt, daß das Dokument A am 25. November 1981 veröffentlicht worden ist.

3) Ein oder mehrere Abonnenten könnten ein Exemplar des Dokuments A, das am 25. November 1981 als gewöhnliche Postsendung abgesandt worden war, bereits vor dem 27. November 1981 erhalten haben. Wie ebenfalls unter Nummer IV erwähnt, war dies ein weiterer Grund für die Entscheidung der Prüfungsabteilung.

4) Ein Exemplar des Dokuments A ist am 26. November 1981 an die Bibliothek der Royal Society of Chemistry geliefert und in ihren Bestand aufgenommen worden (s. Nr. V und VI).

4. Diese Möglichkeiten werden im folgenden einzeln erörtert.

4.1. Angesichts des von der Beschwerdeführerin vorgelegten, unter Nummer VI b genannten Beweismaterials zweifelt die Kammer nicht daran, daß der Artikel der Royal Society of Chemistry als vertraulich zugesandt wurde und daß diese verpflichtet war, seinen Inhalt bis zur Veröffentlichung (s. nachstehenden Absatz) geheimzuhalten.

4.2. Nach Auffassung der Kammer wird ein Dokument nicht schon dadurch im Sinne des Artikels 54 (2) EPU "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht", daß es an ein Mitglied der Öffentlichkeit adressiert und in einen Briefkasten geworfen wird. Es steht außer Zweifel, daß dieses Dokument während seiner Verweildauer im Briefkasten und bis zu seiner Auslieferung an den Adressaten nicht "der Öffentlichkeit zugänglich" ist. Die Prüfungsabteilung hat daher nach Auffassung der Kammer zu Unrecht die Auffassung vertreten, daß das Dokument A der Öffentlichkeit an dem Tag zugänglich gemacht worden ist, an dem es an die Abonnenten abgeschickt wurde, also am 25. November 1981.

4.3. Nach Auffassung der Kammer ist es durchaus möglich, daß ein Exemplar des Dokuments A einem Abonnenten bereits einen Tag, nachdem es im Vereinigten Königreich als gewöhnliche Postsendung aufgegeben worden war, zugestellt worden ist, d. h. am 26. November 1981. Dem unter Nummer II genannten Beweismaterial zufolge dauert es nach der Absendung in der Regel mindestens zwei Tage, bis gewöhnliche Postsendungen innerhalb des Vereinigten Königreichs zugestellt werden; die Zustellung wäre also im vorliegenden Fall nicht vor dem 27. November 1981 erfolgt. Dementsprechend ist die Kammer nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit nicht davon überzeugt, daß ein Exemplar des Dokuments A tatsächlich vor dem Prioritätstag, dem 27. November 1981, mit der Post an einen Abonnenten ausgeliefert worden ist.

4.4. Hier muß die Kammer unter Berücksichtigung des Vorbringens der Beschwerdeführerin anhand des Beweismaterials zunächst feststellen, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist, und dann entscheiden, welche rechtlichen Konsequenzen daraus zu ziehen sind.

Was den Tatbestand anbelangt, so ist die Aussage des Bibliothekars der Royal Society of Chemistry (s. Nr. V) nach Auffassung der Kammer ganz eindeutig. In seinem Schreiben vom 25. März 1988 erklärte er, daß das Dokument A "am 26. November 1981 in der Bibliothek der Society ausgelegt worden ist". In seinem späteren Schreiben vom 11. Juli 1988 gab er an, das Dokument sei am 26. November 1981 in die Bibliothek aufgenommen worden, und fügte hinzu: "In der Regel werden Zeitschriften noch am selben Tag in der Freihandbibliothek ausgelegt; wir können jedoch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, ob dies tatsächlich geschehen ist." Beide Schreiben standen im Zusammenhang mit dem Schreiben des Berichterstatters vom 16. März 1988 (wobei das erste das unmittelbare Antwortschreiben darauf war), das folgende Erklärung enthielt: "Wir benötigen diese Auskunft (über den Zeitpunkt, an dem das Dokument A erstmals in der Bibliothek ausgelegt wurde) im Zusammenhang mit einem beim EPA anhängigen Rechtsstreit". Die Kammer hat keinen Grund, daran zu zweifeln, daß der Bibliothekar sich bei der Abfassung dieser Schreiben ihrer möglichen Bedeutung voll bewußt war.

a) Wie bereits erwähnt, muß das EPA (in diesem Fall die Beschwerdekammer) bei Tatfragen, in denen es wie im vorliegenden Fall darum geht, wann ein Dokument der Öffentlichkeit erstmals zugänglich gemacht worden ist, anhand des ihm vorliegenden Beweismaterials nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit feststellen, was geschehen ist; d. h. es muß feststellen, was "aller Wahrscheinlichkeit nach" geschehen ist. Dies ist der übliche Maßstab bei der Beweiswürdigung in Verfahren dieser Art. Anhand der obengenannten Beweismittel hält die Kammer die Möglichkeit, daß das Dokument A am 26. November 1981 im Freihandbereich der Bibliothek ausgelegt worden ist, für zweifellos viel wahrscheinlicher als das Gegenteil. Ohne Gegenbeweis ist davon auszugehen, daß das, was nach Angaben des Bibliothekars "normalerweise" geschieht, auch tatsächlich eingetreten ist. Eine diesbezügliche Unsicherheit - z. B. wegen der handschriftlichen Eintragung auf der Karteikarte - fällt dabei kaum ins Gewicht. Die Kammer ist deshalb der Auffassung, daß das Dokument A an diesem Tag in der Bibliothek ausgelegt worden ist. Dieser Tatbestand hat rechtlich gesehen zur Folge, daß das Dokument A am 26. November 1981 für die Zwecke des Artikels 54 EPU zum Stand der Technik gehörte.

b) In seinem Schreiben vom 11. Juli 1988 führte der Bibliothekar ferner aus, daß "die Zeitschrift ... an diesem Tag für jedermann auf Antrag zugänglich" war"; die Kammer vertritt dazu die Auffassung, daß es sich dabei nach Abwägen der Wahrscheinlichkeit um eine echte Tatsachenfeststellung handelt. Ihres Erachtens ist damit bewiesen, daß das Dokument A am 26. November 1981 im Sinne des Artikels 54 (2) EPU "der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist". Es ist rechtlich nicht erforderlich, daß ein Mitglied der Öffentlichkeit z. B. aufgrund eines Registers davon wußte, daß das Dokument an diesem Tag auf Antrag zugänglich war. Es genügt, daß das Dokument an diesem Tag der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich war, und zwar unabhängig davon, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit davon gewußt oder die Einsichtnahme beantragt hat. Nach Auffassung der Kammer ist dies die richtige Auslegung des Artikels 54 (2) EPU.

Was die unter Nummer VII e genannte Entscheidung des Bundespatentgerichts anbelangt, so ist die Kammer der Auffassung, daß sich der dieser Entscheidung zugrundeliegende Fall von dem hier vorliegenden aus folgenden Gründen unterscheidet:

i) Erstens dürfte diese Entscheidung nach dem deutschen Patentgesetz von 1968 getroffen worden sein, das sich im Wortlaut erheblich von dem heute geltenden Patentgesetz von 1981 (das dem EPU genau entspricht) unterscheidet.

ii) Außerdem war die Sachlage anders. Im damaligen Fall handelte es sich bei dem fraglichen Dokument um eine Doktorarbeit, die wenige Tage vor dem relevanten Prioritätstag in das Archiv einer Bibliothek aufgenommen worden war. Das Archiv ist natürlich ein Bereich der Bibliothek, der der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die Doktorarbeit war auch nicht vor dem Prioritätstag in das Register aufgenommen worden, so daß kein Mitglied der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag die Herausgabe aus dem Archiv verlangen konnte. Unter diesen Umständen wurde als Tatsache festgestellt, daß das Dokument nicht vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden war.

Im Gegensatz dazu handelt es sich im vorliegenden Fall bei dem Dokument A um ein Heft der Zeitschrift "Chemical Communications", die regelmäßig erscheint und "als Forum für erste Berichte über neue, wichtige Arbeiten aus allen Bereichen der Chemie, die von besonderem allgemeinem oder fachlichem Interesse sein können" (aus Nr. 2.0 der unter Nr. V a genannten Abhandlung "Refereeing Procedure and Policy") dienen soll. Im selben Absatz heißt es weiter, daß nur solche Artikel zur Veröffentlichung angenommen werden sollten, deren Inhalt "so aktuell ist, daß eine rasche Veröffentlichung zum Fortschritt der chemischen Forschung beiträgt".

Unter diesen Umständen ist es zweifellos denkbar, daß ein interessiertes Mitglied der Öffentlichkeit am 26. November 1981 nach der neuesten Ausgabe der Chemical Communications, also des Dokuments A, gefragt hat.

Außerdem - und dies ist ganz entscheidend - war das Dokument A, wie bereits erwähnt, der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag tatsächlich zugänglich.

Aus diesen Gründen muß die Beschwerde nach Auffassung der Kammer hinsichtlich des Hauptantrags scheitern.

Hilfsantrag

5. Wie unter Nummer VII angegeben, hat die Beschwerdeführerin den Antrag, daß hilfsweise ein Patent auf der Grundlage eines geänderten Hauptanspruchs erteilt werden sollte, in dem die in Dokument A offenbarten Verbindungen ausgenommen sind, erstmals in der mündlichen Verhandlung vor dieser Kammer gestellt. Dabei hatte die Prüfungsabteilung bereits vor Ergehen ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 die Ansicht geäußert, daß die Ansprüche, die ihr zur Prüfung vorgelegt worden waren, keine tragfähige Grundlage für ein Patent darstellten (wenn auch aus Gründen, denen sich die Kammer nicht anschließen kann) (s. Nr. II und III). Somit war zumindest seit April 1986 die Erteilung eines europäischen Patents auf der Grundlage der Ansprüche, die den Gegenstand des Hauptantrags bilden, äußerst zweifelhaft.

In der Entscheidung T 153/85 "Alternativansprüche/AMOCO" (ABl. EPA 1988, 1) hat die Kammer festgestellt, daß für die Einreichung von Alternativansprüchen im Beschwerdeverfahren "normalerweise folgende Regel" gilt:

"Wünscht ein Beschwerdeführer, daß die Gewährbarkeit eines alternativen Anspruchsatzes, der sich vom Gegenstand her von dem in erster Instanz vorgelegten unterscheidet, von der Beschwerdekammer bei der Entscheidung über die Beschwerde (nicht nur im Hinblick auf Artikel 123 EPU) geprüft wird, so müssen diese alternativen Anspruchssätze zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht oder unverzüglich nachgereicht werden.

Bei der Entscheidung über eine Beschwerde in der mündlichen Verhandlung kann es die Kammer zu Recht ablehnen, Alternativansprüche zu berücksichtigen, wenn sie in einem sehr fortgeschrittenen Verfahrensstadium, z. B. in der mündlichen Verhandlung, eingereicht worden und nicht eindeutig gewährbar sind."

Die Gründe für diese Standardregel werden ebenfalls dargelegt - s. Nr. 2.1.

Aus den Ausführungen unter Nummer VII geht hervor, daß die Kammer in Ausübung des ihr nach Artikel 111 EPU eingeräumten Ermessens in der mündlichen Verhandlung entschieden hat, den Hilfsantrag im Verfahren zuzulassen und die Sache zur weiteren Entscheidung darüber an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. Die Kammer hat hauptsächlich deshalb so entschieden, weil bei der hier gegebenen besonderen Sachlage der Gegenstand der Ansprüche, die dem Hilfsantrag zugrunde liegen, möglicherweise gewährbar ist und die erfinderische Tätigkeit dieses Gegenstands von der Prüfungsabteilung bei ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 noch nicht geprüft worden war.

Es ist jedoch festzuhalten, daß die von der Kammer (auf Antrag der Beschwerdeführerin) gewählte Vorgehensweise nicht im Interesse der Öffentlichkeit liegt, weil sich die endgültige Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents auf diese Anmeldung dadurch zwangsläufig weiter verzögert. Ein solcher weiterer Aufschub für die Dauer der Prüfung der Anmeldung auf erfinderische Tätigkeit liegt zwar möglicherweise im Interesse des Anmelders (da die Aussicht auf eine Patenterteilung kommerziell verwertbar ist), nicht aber im Interesse anderer potentieller Forscher auf demselben Gebiet.

Nach Auffassung der Kammer hätte in Fällen wie diesem, wo sich der Beschwerdeführer im Verfahren vor der Prüfungsabteilung darüber im klaren hätte sein müssen, daß der von ihr eingereichte einzige Anspruchssatz durchaus zurückgewiesen werden könnte, der Prüfungsabteilung ein Hilfsantrag vorgelegt werden müssen, der dem etwaigen Zurückweisungsgrund (hier die vorzeitige Veröffentlichung des Dokuments A) Rechnung trägt. Nach Einreichung eines solchen Hilfsantrags (wie er der Kammer jetzt vorliegt) muß die Prüfungsabteilung zunächst über den Hauptantrag und - wenn dieser nicht gewährbar ist - anschließend über den Hilfsantrag entscheiden (vorbehaltlich der Ausübung des ihr in Regel 86 (3) EPU eingeräumten Ermessens).

Wird dieser Hilfsantrag erst in einem fortgeschrittenen Stadium des Beschwerdeverfahrens (z. B. in der mündlichen Verhandlung) gestellt, so kann die Kammer ihn in Ausübung ihres Ermessens entsprechend den in der obengenannten Entscheidung T 153/85 dargelegten Grundsätzen zurückweisen.

Im vorliegenden Fall stellt die Kammer fest, daß die Prüfungsabteilung zwar in ihrem Bescheid vom 3. April 1986 die Ansicht geäußert hat, daß die Ansprüche 4, 6, 13, 15 und 19 keine erfinderische Tätigkeit aufwiesen, daß sie jedoch in ihrer Entscheidung vom 19. Mai 1987 keine diesbezügliche Feststellung getroffen hat, da ihr zu diesem Zeitpunkt noch kein Hilfsantrag vorlag.

Die Prüfungsabteilung sollte die Anmeldung nun auf der Grundlage der Ansprüche prüfen, die Gegenstand des der Kammer vorliegenden Hilfsantrags sind, und eine Entscheidung darüber treffen.